Il marchio e la sua registrazione

Il marchio, in linea generale, è una privativa industriale, con cui l’imprenditore distingue sul mercato, sul web e sui c.d. social network, l’origine e la provenienza dei propri prodotti e servizi, differenziandoli da quelli dei suoi concorrenti ed associandoli in modo sicuro alla sua attività economico imprenditoriale.

Il marchio può essere costituito da qualsiasi segno, purché abbia una capacità distintiva dei prodotti o servizi dell’imprenditore e sia caratterizzato da novità, ovvero non esista lo stesso segno anteriormente registrato da altra impresa o non consista in meri segni di uso comune (es. la semplice forma di una bottiglia per registrare il marchio di una birra).

LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

E’ importante evidenziare che il marchio può essere registrato: davanti all’UIMB (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti), ove si voglia assegnare al segno distintivo protezione nel territorio italiano; oppure davanti all’EUIPO (European Intellectual Property Office), se si intende dare tutela al marchio nell’intero spazio economico europeo, con il naturale corollario che la registrazione operata a livello comunitario offre tutela anche a livello nazionale.

Per completezza, va osservato che non esiste un tipico regime giuridico del marchio internazionale, valido cioè in tutto il mondo: si può, tuttavia, chiedere che il marchio nazionale o europeo venga munito di protezione anche nei paesi aderenti  al WIPO (World Intellectual Property Organization con sede a Ginevra).

Il vantaggio per l’impresa che scelga di registrare il marchio – sostanzialmente omogeneo sia sul piano nazionale che europeo – è sicuramente notevole, in quanto attribuisce alla privativa industriale un valore di pubblicità.

I DIRITTI ATTRIBUITI DALLA REGISTRAZIONE

Il marchio registrato, in particolare, ha un’efficacia erga omnes: cioè, il titolare della privativa industriale, a partire dalla data del deposito della domanda di registrazione e per un periodo di dieci anni suscettibile di rinnovazione, ha il diritto di farne un uso esclusivo e al contempo di vietare, salvo consenso, a qualunque terzo:

  • di usare un marchio identico per commercializzare i prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato (c.d. protezione assoluta);
  • di impiegare un marchio identico o simile per la commercializzazione di prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è stato registrato: in questo caso, la tutela è riconosciuta se esiste presso i consumatori e in generale sul mercato (si pensi, ad esempio, ad imprese collocate a diversi livelli della distribuzione) un rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti o dei servizi o anche un pericolo di associazione fra i segni in conflitto.

Il rischio di confusione, basato su un giudizio di somiglianza dei segni, è accertato in concreto, con una valutazione eminentemente fattuale: a tale fine, la giurisprudenza fa ricorso soprattutto ad una comparazione complessiva dei segni, cioè ancorata sull’elemento e sul significato dominante del marchio (c.d. cuore del segno).

Tuttavia, si registrano  indirizzi giurisprudenziali, soprattutto quando la comparazione ha ad oggetto marchi più complessi o misti (vale a dire, dove il marchio si compone al contempo sia di elementi figurativi che denominativi), in cui detto accertamento può essere compiuto anche basandosi su una valutazione analitica dei singoli elementi che caratterizzano il segno (c.d somiglianza concettuale, fonetica, raffigurativa) e valorizzando, comunque, tutte le caratteristiche peculiari del caso specifico (es. tipologia di vendita dei prodotti o di commercializzazione dei servizi, mercato di riferimento, ecc.);

  • di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato, anche per prodotti o servizi non affini, quando il marchio oggetto di registrazione gode di particolare rinomanza presso il pubblico: in questo caso, differentemente dal precedente, la tutela del segno è particolarmente estesa, dal momento che, proprio per il carattere notorio del segno, si prescinde dall’indagine sul rischio di associazione dei marchi in competizione o dal rischio di confusione sull’origine dei prodotti o dei servizi.

Anche sul piano propriamente processuale, la registrazione del marchio conferisce al suo proprietario penetranti strumenti di tutela, attivabili anche in via di urgenza davanti alla autorità giudiziaria, ovvero a sezioni specializzate in materia di imprese, istituite ad hoc per la cura dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare, il titolare di un marchio registrato, oltre a poter vietare, attraverso lo strumento dell’inibitoria, l’utilizzo di un segno in violazione del marchio registrato e chiedere al Tribunale il ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione, può domandare anche la c.d. retroversione degli utili, ricavati dal terzo attraverso l’indebito sfruttamento del marchio registrato, quale automatismo dell’illecito anticoncorrenziale e in caso CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER BREVETTI, MARCHI E DISEGNIdi difficoltà di provare il danno economico.

IL MARCHIO NON REGISTRATO

Si tratta del segno effettivamente usato dall’imprenditore per distinguere i beni della propria azienda, senza che il marchio però sia stato oggetto di registrazione presso gli uffici amministrativi; registrazione che può comunque essere effettuata, anche a distanza di tempo da quando è avvenuto l’inizio dell’utilizzo del marchio.

Anche questo segno, seppure abbia una tutela di minor intensità rispetto a quello registrato, è protetto dall’ordinamento giuridico.

Innanzitutto, infatti, il possessore di un marchio non registrato – che, come noto,  ha facoltà, ma non l’obbligo di registrare il segno – anche nell’ipotesi in cui un terzo dovesse provvedere alla registrazione dello stesso segno o di uno simile, può continuare ad utilizzare il suo marchio nei limiti del suo impiego fino al momento della registrazione della nuova privativa industriale (c.d. diritto di preuso). Se il marchio non registrato, peraltro, gode di particolare rinomanza, può paralizzare anche la nuova registrazione.

In secondo luogo, il marchio non registrato, pur non beneficiando della tutela speciale prevista dal codice della proprietà industriale e dal regolamento marchi dell’Unione Europea, risulta comunque meritevole di protezione in base alla fattispecie generale della concorrenza sleale e del rimedio risarcitorio.

Lo Studio è attivo nella tutela dei diritti di proprietà industriale, sia sul versante della consulenza, fornendo pareri finalizzati alla prevenzione di liti e sulla registrazione del marchio, sia sul piano del contenzioso, attivando i rimedi processuali necessari, comprese le iniziative in sede cautelare, per la cura delle privative industriali ed intellettuali e del diritto ad una leale concorrenza.

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